【案例基本信息】

上诉人（一审原告）：广东万和新电气股份有限公司

上诉人（一审被告：广东万先电器有限公司

被上诉人（一审被告）：杨某虎

被上诉人（一审被告）：南宁鸿静商贸有限公司（下称“鸿静商贸公司”）

一审：广州知识产权法院，（2020）粤73民初730号

二审：广东省高级人民法院，（2021）粤民终4278号

委托诉讼代理人：欧平凤、熊仙凤，广东华进律师事务所，代理万和公司

一、案例背景

广东万和新电气股份有限公司（下称“万和公司”）是专业的燃气用具、热水器等家电知名企业，享有第11类上燃气具、热水器等“万和”、“Vanward万和及图”商标（见表4-2，以下统称“原告商标”）的专用权。

经调查发现，广东万先电器有限公司（下称“万先公司”）在线上线下生产、销售标有“万先”、“Wonpion万先及图”商标（见表4-2）的热水器、燃气灶具等产品，并且这两枚商标已在相关经营的产品上成功获得注册（以下统称“被诉商标”）。

万和公司委托广东华进律师事务所的商标代理律师（下称“华进律师”）以被诉商标损害其驰名商标权益及构成不正当竞争为由诉至广州知识产权法院，要求停止侵权、消除影响及赔偿500万元，并要求法代、授权经销售承担连带赔偿责任。广州知识产权法院一审审理后认为：本案有必要认定原告商标为驰名商标才能认定被诉商标是否侵害原告商标权益，并综合全案证据认定原告商标构成驰名商标。但认为：被诉商标与原告商标读音、字形和含义上有明显区别，不构成商标侵权及字号不正当竞争。另，万先公司对外进行了虚假宣传，构成虚假宣传的不正当竞争，判令赔偿10万元。

万和公司及万先公司均上诉至广东省高级人民法院。

二、争议焦点

（1）该案是否具有认驰的必要性？原告商标是否构成驰名商标？

（2）被诉商标是否构成对原告商标的复制、摹仿？

（3）万先公司将“万先”登记注册为字号并使用，是否构成不正当竞争？

（4）“始创于1989年”的宣传行为是否构成虚假宣传？

（5）如构成商标侵权及不正当竞争，该案是否应适用惩罚性赔偿？一审被告杨某虎、鸿静商贸公司是否应当承担连带责任？

三、办案策略

代理万和公司的华进律师在一审法院认定权利商标构成驰名商标但被诉商标与权利商标不近似的不利情形下，从立法原义及驰名商标强保护的角度，充分阐释了“应如何认定复制、摹仿驰名商标”这一构成要件，并在二审庭审中当庭模拟消费者购物场景进行隔离比对，同时补充提交多份曾经认定被诉商标与原告赖以驰名的权利商标近似的行政裁决文书。另，华进律师还提供证据证明标有被诉商标的产品曾经因产品问题等遭受行政处罚，将会对原告赖以驰名的权利商标美誉度造成贬损影响。华进律师认为：在认定是否复制、摹仿驰名商标时，即使商标标识本身存在差异，也还应结合驰名商标知名度、商标实际使用方式来综合认定是否构成对驰名商标的复制、摹仿。华进律师的主张最终获得法院的支持。

关于如何计算该案判赔额，虽华进律师一审主张按照实际获利计算惩罚性赔偿基数，并已申请责令被告提交相关财务账簿资料，但被告所提交的财务账簿存在明显的瑕疵，在此情形下，华进律师还向法院提交了近三年的权利商标许可费用证据，争取以商标许可费的合理倍数来确定惩罚性赔偿基数。另，华进律师还从被告及其实际控制人的经营模式、过往处罚记录等证明被告系以侵权为业，应当适用惩罚性赔偿，且其实际控制人也应当承担连带责任。

四、法院观点及判决结果

经华进律师充分阐释驰名商标保护精神，以及进一步挖掘万先公司恶意抢注商标、产品质量检测不合格、以侵权为业等证据来展示其摹仿万和公司的恶意，最终广东省高级人民法院二审认定：

（1）关于复制、摹仿驰名商标及不正当竞争。原告商标在被诉商标申请前已经达到驰名程度。若单纯从构成要素分析，“万先”和“万和”仅首字相同，“Vanward万和及图”和“Wonpion万先及图”亦仅万字相同，较难判决被诉商标是否构成对驰名商标的摹仿。但是结合商标的设计手法、带给相关公众的视觉效果以及在商品上的使用形式，可以认定被诉的两枚商标构成对万和公司驰名商标的摹仿。且万先公司与万和公司地理位置临近及商誉同行业竞争者，登记使用“万先”字号、对外虚假宣传荣誉等均构成不正当竞争。

（2）关于万先公司、杨某虎、鸿静商贸公司的责任承担。二审法院认定被诉侵权行为构成故意侵权且情节严重，故以商标许可费为基数对万先公司适用惩罚性赔偿，予以全额支持万和公司索赔500万元。且万先公司生产、销售不合格商品，对相关公众形成误导，已对万和公司的商誉造成贬损，故应赔礼道歉。杨某虎作为万先公司的法定代表人和控股股东，控制公司以侵害知识产权为业，应承担连带赔偿责任。故二审法院判决：

①维持广州知识产权法院（2020）粤73民初730民事判决第一项；

②撤销广州知识产权法院（2020）粤73民初730民事判决第二、三项；

③万先公司、杨某虎、鸿静商贸公司于本判决生效之日起立即停止实施侵害万和公司万和、“Vanward万和”注册商标专用权行为，并销毁库存或待销售的侵害万和公司万和、“Vanward万和”注册商标专用权的商品；

④万先公司于本判决生效之日起立即停止使用包含“万先”字号的企业名称；

⑤万先公司、杨某虎、鸿静商贸公司于本判决生效之日起十日内在《中国知识产权报》上就其该案侵权行为刊登致歉声明，消除对万和公司的不良影响。

⑥万先公司、杨某虎、与本判决生效之日起十日内连带赔偿万和公司经济损失500万。

⑦鸿静商贸公司对第六项确定的债务在200万元范围内承担连带赔偿责任。

⑧驳回万和公司的其他诉讼请求。

五、案例意义

（1）二审判决明确了：在认定是否复制、摹仿驰名商标时，即使商标标识存在差异，也还应结合驰名商标知名度、商标实际使用方式来综合认定，彰显了对复制、摹仿驰名商标的打击力度。

该案一审、二审均认为“万先”、“Wonpion万先”与“万和”、“Vanward 万和”商标标识构成存在差异，但该案一审判决仅机械比对商标本身，认为“万先”与“万和”仅首字相同，整体存在区别，英文字母构成也不同，不判为近似商标。而二审法院明确了“认定复制、摹仿驰名商标”与“普通商标侵权判定”存在一定区别：即使商标本身存在差异，但结合被诉商标的设计手法、带给相关公众的视觉效果以及在商品上的使用形式，也可以认定构成对驰名商标的摹仿。否则驰名商标极易被通过摹仿而被不正当利用甚至淡化。

（2）华进律师通过过往案例、商标申请及许可链等充分证明了万先公司系其法定代表人“杨某虎”以侵害知识产权为业的操纵工具，进而说服法院适用惩罚性赔偿。

（3）该案是较少基于商标使用许可费作为基数来计算惩罚性赔偿的案例之一，给企业今后类似的维权提供了商标许可证据保全方向及较为合理的计算模型。

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围，故意、情节严重的认定，计算基数、倍数的确定等作出了具体规定。在确定惩罚性赔偿数额基数时，通常是按照“原告实际损失数额”“被告违法所得数额”或“被告因侵权所获得利益”作为计算基数，若前述计算基数难以确定，可参照“许可使用费的倍数”来确定。司法实践中，实际损失、侵权获利通常难以计算，而商标许可证据不完整、收费模式不固定、计算时长不明确等，实践中鲜有参照“许可使用费的倍数“来确定惩罚性赔偿基数的案例。

该案万和公司在一、二审中穷尽手段证明万先公司的销量，但难以计算万先公司的侵权获利或者自己的实际损失，在法院责令下，万先公司提供的账簿资料仍无法采信及明确计算侵权获利。在此情形下，进而提交充分的商标许可使用费用证据及明确、合理的计算公式：“平均年商标许可使用费*侵权时长*参照商标许可费倍数*惩罚性倍数”来计算赔偿基数，为类似案件提供了计算思路。

（4）华进律师为了保障后续执行及使得操控人受到法律制裁，将万先公司的法定代表人列为共同被告。而二审判决亦支持华进律师的观点，进一步明确了：法人虽然人格独立，法定代表人或股东通常不承担连带赔偿责任，但若有证据证明该法人实际操控公司以侵害他人知识产权为业的，公司沦为了该法人的侵权工具的，则应承担连带赔偿责任并应适用惩罚性赔偿。

六、结语和建议

在商标侵权案件中，应避免机械比对及给予驰名商标应有的保护强度，对侵权行为进行整体比对及最大化遏制“复制、摹仿”行为。参照商标许可使用费来计算惩罚性赔偿基数相较于先确定实际损失、侵权获利而言，更为明确地基于商标本身的市场价值对品牌进行保护且计算金额更为精准，建议企业在经营过程中注重保存商标许可使用证据。